Negocios Jurídicos sobre Patentes
La patente, como objeto de un derecho de propiedad especial, es susceptible de cesión (transmisión definitiva), copropiedad, usufructo, hipoteca mobiliaria o expropiación por causa de utilidad pública o interés social, mediando justa indemnización.
El artículo 82 de la Ley de Patentes establece como principio general que tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución.
En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria (ver Tema 7), esta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos, ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos.
El supuesto más habitual de negocio jurídico sobre patentes es por medio de la licencia de patente, que produce una disociación temporal entre el titular de la patente (licenciante) y las facultades que integran el derecho de la patente que pasan a una persona distinta (licenciatario). A partir de la licencia, la persona legitimada para la explotación de la patente pasa a ser el licenciatario, por lo general a cambio del pago de una remuneración normalmente variable (cánones o royalties).
Obligaciones de las Partes en una Licencia
Podemos ver que las obligaciones de las partes son las que expondremos a continuación:
- Del licenciante: Transmisión del know-how (art. 84 L.P. [1]). Supone la transmisión de los conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la patente, aunque con el lógico deber de confidencialidad por parte del licenciatario cuando se trate de conocimientos secretos.
- Del licenciatario: Pago del canon. El licenciatario no puede conceder sublicencias, salvo acuerdo en contrario. El licenciatario responderá solidariamente con el licenciante por las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad por daños causados a terceros por productos defectuosos, cuando estos defectos sean inherentes a la invención.
Clases de Licencias
- Licencia contractual o voluntaria: Las partes acuerdan libremente el régimen de perfección del contrato y su contenido. Entre el licenciante y el licenciatario rige el principio de autonomía de la voluntad, sin más limitación que las impuestas en la propia Ley de Patentes. Dentro de este tipo de licencias se distingue a su vez entre licencias exclusivas o no exclusivas, en función de si el titular licenciante puede o no conceder otras licencias en el territorio asignado, y si puede o no explotar por sí mismo la invención.
- Licencia de pleno derecho (Artículo 87 LP): En realidad, se produce una auténtica «invitatio ad offerendum» a través de la OEPM. Se basa en que el titular lleva a cabo una propuesta a la OEPM en la que fijará sus condiciones y sobre ellas se debería llegar a un acuerdo. La OEPM publicita esta propuesta y solo debería intervenir en caso de que no se llegara a un mutuo acuerdo en la determinación de la compensación o indemnización.
- Licencias obligatorias (Artículo 91 LP): La otorga la OEPM y es obligatoria para el titular de la patente que se halle en una serie de condiciones. Se conceden con independencia e incluso en contra de la voluntad del titular, siempre que no exista un ofrecimiento de licencias de pleno derecho y se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
- Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada [2].
- Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal [3].
- Necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia [4].
- Existencia de motivos de interés público para la concesión [5].
Referencias Legales (Ley de Patentes)
[1] Art. 84.1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.
2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.
[2] Artículo 92. Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación.
1. Una vez finalizado el plazo previsto en el artículo 90 para iniciar la explotación de la invención patentada, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria si en el momento de la solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante más de un año.
2. Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.
[3] Artículo 93. Licencias obligatorias por dependencia.
1. Cuando no sea posible explotar el invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado.
2. Cuando no sea posible explotar un derecho de obtención vegetal sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el obtentor podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del invento protegido por la patente, mediante el pago de un canon adecuado.
3. Si una patente tuviera por objeto un procedimiento para la obtención de una sustancia química o farmacéutica protegida por una patente en vigor, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de la patente de producto, tendrán derecho a la obtención de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular.
4. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberán demostrar:
a) Que la invención o la variedad representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en la patente anterior o a la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior.
b) Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior, una licencia contractual en los términos previstos en el artículo 97.1.
5. Cuando proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia, también el titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior podrá solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una licencia para utilizar la invención o la variedad protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.
6. Las licencias obligatorias por dependencia se otorgarán solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal de que se trate, y quedarán sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia.
7. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de una invención patentada, se regirá por lo dispuesto en la presente Ley. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso de la variedad protegida por un derecho de obtentor se regirán por su legislación específica.
[4] Artículo 94. Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas.
1. La resolución administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violación del derecho de la competencia por parte del titular de la patente se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o por el Juez o Tribunal que la haya emitido.
2. Cuando la resolución decrete directamente la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias, la Oficina Española de Patentes y Marcas la publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 98 y 99 de esta Ley.
[5] Artículo 95. Licencias obligatorias por motivos de interés público.
1. Por motivo de interés público, el Gobierno podrá someter, en cualquier momento, una solicitud de patente o una patente ya otorgada, al régimen de licencias obligatorias, disponiéndolo así por real decreto.
2. Se considerará en todo caso que existen motivos de interés público cuando:
a) La iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional.
b) La falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.
c) Las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.
3. El real decreto al que se hace referencia en el apartado 1 deberá ser acordado a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En los casos en que la importancia de la explotación del invento se relacione con la salud pública o con la defensa nacional, la propuesta deberá formularse conjuntamente con el Ministro competente en materia de sanidad o de defensa, respectivamente.
4. El real decreto que disponga la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá establecer directamente, en todo o en parte, el alcance, condiciones y canon de licencia en los supuestos previstos en el artículo 97.2, o remitir la fijación de tales condiciones al oportuno procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas previsto en el capítulo siguiente para su concreción en la resolución que conceda la licencia.
5. Cuando la sujeción al régimen de licencias obligatorias por motivos de interés público se deba a su importancia para la defensa nacional, podrá reservarse la posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empresas determinadas.
Artículo 96. Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública.
1. Las solicitudes de licencias obligatorias presentadas en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los modelos normalizados que se establezcan al efecto. Las licencias se tramitarán conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento (CE) n.º 816/2006 y se regirán por lo dispuesto en el mismo.
2. La licencia surtirá efecto a partir de la fecha en la que la resolución que la conceda se notifique al solicitante y al titular del derecho, aplicándose la que sea posterior. La resolución que acuerde la licencia establecerá el canon de la misma. La licencia podrá ser revocada por la Oficina Española de Patentes y Marcas si el licenciatario no cumple las condiciones bajo las que fue otorgada de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del citado Reglamento (CE) n.º 816/2006.
3. Sin perjuicio de cualquier otra consecuencia legalmente prevista toda infracción de la prohibición prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 816/2006 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales, se considerará una infracción de la patente sobre la que recae la licencia.